协办律师：中银总所王森参律师

第27315559号周游记商标

巨室公司于2021年1月14日对诉争商标向国家知识产权局（以下简称“国知局”）提出无效宣告请求，主要理由为诉争商标违反商标法第十九条第四款之规定。经过审查，国知局于2021年12月13日作出商评字[2021]第346938号关于第27315559号“周游记JOUYOUR及图”商标无效宣告请求裁定书（以下简称“被诉裁定”），认为可合理推论温州周游记公司与其商标代理机构中知公司存在合谋串通行为，其申请注册诉争商标的行为可视为商标代理机构的行为，故诉争商标的注册违反2013年商标法第十九条第四款之规定，裁定诉争商标予以无效宣告。

温州周游记公司不服被诉裁定，提起行政诉讼。巨室公司委托北京中银律师事务所陈榕金律师应诉。一审法院经审理，判决驳回温州周游记公司的诉讼请求。温州周游记公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，巨室公司继续委托陈榕金律师代理其作为第三人应诉，经过审理，二审法院认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持，判决驳回上诉，维持原判。

《商标审查审理指南》对“特定关系”列举为“合同、业务往来关系及其他关系”，其中“常见的合同、业务往来关系”包括：1、买卖关系；2、委托加工关系；3、加盟关系（商标使用许可）；4、投资关系；5、赞助、联合举办活动；6、业务考察、磋商关系；7、广告代理关系；8、其他商业往来关系。而其中的“常见的其他关系”的包括：1、亲属关系；2、隶属关系（例如除商标法第十五条第一款规定的代表人以外的其他普通员工）；3、商标申请人与在先使用人营业地址邻近。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十六条规定：以下情形可以认定为商标法第十五条第二款中规定的“其他关系”：

（一）商标申请人与在先使用人之间具有亲属关系；

（二）商标申请人与在先使用人之间具有劳动关系；

（三）商标申请人与在先使用人营业地址邻近；

（四）商标申请人与在先使用人曾就达成代理、代表关系进行过磋商，但未形成代理、代表关系；

（五）商标申请人与在先使用人曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商，但未达成合同、业务往来关系。

相比较，不难发现，《商标审查审理指南》对“特定关系”的规定及最高人民法院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十六条对“其他关系”的规定，对于商标法第十九条第四款适用时，提供了更为广阔的思路。在前述基础上，为规范商标代理市场行为，《商标代理监督管理规定》第十条第二款规定：“商标代理机构不得以其法定代表人、股东、合伙人、实际控制人、高级管理人员、员工等的名义变相申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标，也不得通过另行设立市场主体或者通过与其存在关联关系的市场主体等其他方式变相从事上述行为”。

根据上述规定，特定关系主体的范围包括了：1、具有投资关系的自然人或其他主体，2、具有劳动关系的自然人，3、具有亲属关系的自然人，4、常见的合同、业务往来关系的主体等。

而这些特定关系主体的认定，是否具有投资关系，可以通过查阅国家企业信用信息公示系统、天眼查、企查查等工具，得出初步的关系，然后再到市场监督管理行政部门查阅企业注册的档案资料，从而明确是否具有投资关系，画出相关的投资关系图，一目了然；是否具有劳动关系，可以调查五险一金缴纳情况等来认定。

具体到本案中，通过查阅国家企业信用信息公示系统、天眼查等，理出时间轴投资关系图。中知公司是商标代理机构，成立于2013年1月11日，周某是原始股东并自2014年11月20日起为100%持股且担任法定代表人。温州周游记公司成立于2015年7月2日，周某自2015年7月2日至2019年4月18日期间持有90%的股权并担任法定代表人或监事职务，郑某自2017年12月8日起成为股东至今并自2015年7月2日至2019年4月18日期间担任法定代表人。可以看出温州周游记公司与中知公司的股权结构、实际控制人、高管人员等存在交叉或相同情形，并且控股股东、实际控制人均为周某，证实温州周游记公司与中知公司存在特定关系。

二、商标代理机构通过与其存在特定关系的主体申请商标，是否应受商标法第十九条第四款规定的约束？

2013年《商标法》增加了第十九条第四款关于“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的规定，开始对商标代理机构申请商标实施限制。2019年《商标法》延续了该规定。由于我国经济的快速发展，商标注册申请量得到迅猛提升，商标代理机构数量急剧增加，相关监管规定跟不上日新月异变化的步伐，出现了部分商标代理机构从事恶意抢注、囤积商标、维权等破坏商标代理秩序的违反诚实信用的变相行为。为此，国家市场监督管理总局于2022年10月27日颁布了《商标代理监督管理规定》，第十条第二款规定：“商标代理机构不得以其法定代表人、股东、合伙人、实际控制人、高级管理人员、员工等的名义变相申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标，也不得通过另行设立市场主体或者通过与其存在关联关系的市场主体等其他方式变相从事上述行为”，第三十条第（三）项规定：“违反本规定第十条第二款规定的”属于商标法第十九条第四款规定的行为。国家知识产权局2023年1月13日发布的《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》对2019年《商标法》第十九条第四款作为独立一条即第二十六条，并增加了“也不得以其他方式变相从事上述行为”的内容。

单从商标法第十九条第四款规定的字面上来看，其约束的是商标代理机构，不涉及其他主体。但，该规定的目的是在规范商标代理市场的行业秩序，防止商标代理机构利用熟悉商标业务、法律法规等方面的便利条件和优势，恶意抢注他人商标牟利，扰乱商标注册秩序的行为。无论商标代理机构出于任何目的在代理服务之外的其他商品或服务上申请注册商标，均为该条款规定所禁止。从立法本意出发，该条款的“商标代理机构”并非仅限于登记的营业范围包括“商标代理”或在国知局备案的，也包括实际从事商标代理业务或假借他人名义开展商标代理业务的单位或个人。因此，商标代理机构以其法定代表人、股东、合伙人、实际控制人、高级管理人员、员工等的名义变相申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标，或者通过另行设立市场主体或者通过与其存在关联关系的市场主体等其他方式变相从事上述行为的，应认定为属于商标法第十九条第四款规定的行为。

因此，商标代理机构通过与其存在特定关系的主体申请商标，为商标法第十九条第四款规定所禁止。本案中，诉争商标申请注册时，温州周游记公司与商标代理机构中知公司存在特定关系，可以适用商标法第十九条第四款规定来审查。

三、如何运用相关证据材料来证明商标代理机构是否通过与其存在关联关系的市场主体进行变相申请注册或受让其代理服务以外的其他商标？

关于关联关系，在本文的第一点已作评析，在此不再赘述。关于变相行为的认定，笔者认为主要是考察违反诚实信用原则、恶意申请、恶意囤积等扰乱商标注册秩序的问题，通过以下方面相关证据材料的收集来证明：

（一）大量申请注册或受让注册商标的情况。

商标的申请注册是以使用为原则的，大量不以使用为目的的申请注册或受让注册商标，如果不能够举证证明商标符合经营需要的实际使用情况，或者对其作出合理解释，其行为难谓正当。本案中，通过查询中国商标网，列出温州周游记公司申请注册或受让注册了200余件商标，作为小微企业，明显不符合其经营需求。并且，能够看出，除了 1件商标之外，均由中知公司代理商标申请注册。此外，通过查询中知公司代理商标注册情况，中知公司的客户基本上就温州周游记公司一个。此种情况，与日常生活逻辑不符，也不符合常情常理。

（二）损害他人在先权利的情况。

损害他人在先权利，包括姓名权、企业名称权等权利。本案中，温州周游记公司申请注册美国领导人名字“拜登”为商标。拜登在2009-2017年任美国副总统，2021年任美国总统，早在2009年前即已被社会大众所熟知，但温州周游记公司未进行规避仍予以申请注册为商标。

（三）抢注商标的情况。

抢注他人未注册的商标。合肥电视台于2010年开播了旅行类节目“周游记”，一直持续至今仍制作并通过电视台、网络向相关公众提供该节目。这些材料可以在合肥电视台官网、百度百科、相关视频网站等上找到，进行截图、下载视频等方式取证。在温州周游记公司申请注册诉争商标前，合肥电视台在旅行类节目使用的“周游记”标识早已具有一定影响，温州周游记公司对此不可能不知情。

（四）攀附商标的情况。

品牌知名度的取得，是需要投入大量的心血。攀附品牌商标，是典型的“搭便车”行为，是不劳而获的不正当竞争。温州周游记公司申请号17871923商标存在攀附施华洛世奇股份公司商标；温州周游记公司于2017年08月24日申请的商标，该商标是由中文商标“卡玛依诺”和英文“Kamaeros.eno”两部分组成，其中中文“卡玛”和英文“Kama”是“北京卡玛原创服装服饰有限公司”经营多年的商标品牌，该公司及品牌在服装行业具有极高的知名度和影响力。

温州周游记公司申请号17871923商标

施华洛世奇股份公司商标

温州周游记公司于2017年08月24日申请的商标

（五）商标囤积的情况。

商标申请注册人不是基于正常生产经营活动需要大量申请注册商标，而是通过取得注册后对外兜售、启动维权诉讼等手段牟利。查询中细软集团商标超市网（http://www.gbicom.cn），可见温州周游记公司在该网上售卖商标22件。查询中国裁判文书网，在2019年、2020年共有7个侵害商标权纠纷的诉讼案件，且有案件主张的赔偿金额高达500万元，试图谋取高利。

（六）投资知识产权代理公司的情况。

主要是说明实控人或投资人熟悉商标的法律法规，为了规避法律，借用其他方式申请注册或受让注册商标的可能。周某除投资中知公司外，还投资其他知识产权代理公司。温州蹊径科技有限公司的原经营范围包括“知识产权代理”，成立于2017年5月26日，周某自2017年5月26日至2017年12月19日期间是公司原始股东并担任监事职务，郑某是原始股东并自2017年12月19日起为100%持股且担任法定代表人。温州赢享贸易有限公司的原经营范围包括“商标代理服务”，成立于2015年7月7日，周某自2015年7月7日至2016年1月13日期间持有90%股权并担任法定代表人。

（七）申请相同商标标识的情况。

一般而言，商标申请人与商标代理机构不会申请相同标识的商标，如有存在此情况，难谓巧合。商标代理机构可能存在抄袭，或者商标申请人与商标代理机构的实控人、投资人存在重合，或者双方存在串通合谋等。温州周游记公司与中知公司还申请商标标识相同的“周知”商标，商标设计完全相同，申请时间相近，此种情况难谓巧合。

周知商标

（八）未进行商标法意义上的商标使用情况。

商标使用情况的举证责任在于商标注册人。如其不能提供证据证明进行了商标法意义上的使用或具有真实的使用意图，除其有特殊的法定情形外，则存在不以使用为目的的商标注册，违背了商标注册的原则。温州周游记公司虽然也提供了大量证据，但所提供的证据无法证明其进行了使用，并且在另案中，诉争商标也因连续三年不使用在全部服务上被撤销注册。

2、律师代理该类案件，对于商标代理机构假借特定关系主体的名义申请注册或受让注册商标的行为，需要围绕违背诚实信用原则、恶意申请、恶意囤积等核心要点，借助互联网搜集、整理，分门别类，重新梳理、组织证据目录，条理展示相关证据材料，并且标出材料中能够直接说明问题的地方，并注明证据材料是原评审阶段提交的还是诉讼阶段新提交的，以对评审阶段的证明目的进行补强，形成足够的在案证据，以获得法院的认定与支持。对于多个证据材料综合反映的事实，为了便于直观理解，建议进行可视化处理，比如坐标关系图，以关键时间点为水平方向的轴，垂直方向列出事件的起终区域，从而看出相关事件的交叉处及内在的联系或存在的相关问题。借助图表，可以轻松看出其中的关系，比语言表达更加直接并易于被理解、接受。

3、目前商标法没有对商标代理机构假借特定关系主体的名义申请注册或受让注册商标的行为直接作出具体的规定，为进一步规制该行为，维护良好的商标管理秩序，促进公平竞争的市场经济秩序，建议今后商标法的修正能够增加相关规定，直接规定禁止该行为，并规定违反的法律后果，让商标代理机构没有规避法律的空间。