案情简介

上诉人贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司（简称贵阳老干妈公司）因与上诉人贵州永红食品有限公司（简称贵州永红公司）及原审被告北京家乐福商业有限公司（简称北京家乐福公司）侵害商标权纠纷一案，不服北京知识产权法院（2016）京73民初108号民事判决，向本院（北京市高级人民法院，下同）提起上诉。本院于2017年2月27日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。本案现已审理终结。

贵阳老干妈公司上诉请求：变更一审判决第二项并判令贵州永红公司赔偿经济损失300万元，判令贵州永红公司承担贵阳老干妈公司与诉讼有关的支出。

贵州永红公司上诉请求：撤销一审判决第一、二项。

贵阳老干妈公司向一审法院起诉请求：1、判令贵州永红公司和北京家乐福公司立即停止侵犯贵阳老干妈公司驰名商标专用权的行为，停止在牛肉棒上使用“老干妈”字样，停止以任何形式销售印有上述“老干妈”字样的牛肉棒；2、判令贵州永红公司和北京家乐福公司赔偿原告经济损失800万元；3、判令贵州永红公司和北京家乐福公司承担本案的律师费、公证费、印刷费等与本案有关的合理支出。

本案基本事实：涉案商标为第2021191号“老干妈”商标，注册人为贵阳老干妈公司，该商标于2003年5月21日核准注册，核定使用商品为第30类：豆豉、辣椒酱（调味）、炸辣椒油等商品，经续展，涉案商标专用期限至2023年5月20日。

此外，贵阳老干妈公司还拥有注册号为1381611号的“老干妈及图”商标（简称第1381611号商标）。该商标于2000年4月7日核准注册，其文字部分与涉案商标相同，核定使用商品为第30类，豆豉、油辣椒（调味品）、酱辣椒（调味品）、火锅调料（调味品）等商品，经续展，该商标专用期限至2020年4月6日。

涉案商标曾在2011年、2014年、2015年、2016年多次被国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）、国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）和法院认定为驰名商标。

贵州永红公司拥有第4686272号、第10781638号、第3550793号、第5853924号的“牛头牌及图”系列注册商标，核定使用商品为第29类牛肉食品。“牛头牌及图”商标曾在2010年被商标局认定为驰名商标。

2016年2月1日，贵阳老干妈公司的委托代理人在公证员的陪同下，在北京家乐福公司位于北京市朝阳区东四环中路39号的家乐福北京慈云寺店购买了标有“牛头牌 老干妈牛肉棒”的商品2袋，每袋售价为27.3元，并当场取得购物小票以及发票一张，发票上加盖有北京家乐福公司双井店的印章。涉案商品包装的正面上部标有贵州永红公司所拥有的“牛头牌及图”商标，中部印有“老干妈”字样。

一审诉讼中，贵州永红公司确认北京家乐福公司销售的涉案商品系贵州永红公司生产。贵州永红公司生产的牛肉棒除了涉案商品中标明的“老干妈”，还有“原味”、“麻辣”、“香辣”、“黑胡椒”等其他商品。

一审法院判决：一、贵州永红公司立即停止在其生产、销售的牛肉棒商品上使用“老干妈”字样，北京家乐福公司停止销售上述印有“老干妈”字样的牛肉棒；二、贵州永红公司自判决生效之日起十日内赔偿贵阳老干妈公司经济损失及合理支出二十七万四千五百元；三、驳回贵阳老干妈公司的其它诉讼请求。

本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，作出如下终审判决：

一、维持北京知识产权法院（2016）京73民初108号民事判决第一项；

二、变更北京知识产权法院（2016）京73民初108号民事判决第二项为：贵州永红食品有限公司自判决生效之日起十日内赔偿贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司经济损失及合理支出十七万五千元；

三、驳回贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司的其它诉讼请求；

四、驳回贵州永红食品有限公司的其它上诉请求。[1]

法理分析

一、案涉“老干妈”商标在本案庭审过程中被认定为驰名注册商标，故其受到法律保护的力度与范围要大于非驰名的注册商标。

“驰名商标”（Well-known TrademarK）在学理上又称为周知商标，最早出现在1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》（简称《巴黎公约》）中。根据国家工商总局2003年4月17日颁布的《驰名商标认定和保护规定》，其涵义可以概括为：在中国为相关公众广为知晓的商标，它又可具体分类为驰名注册商标与驰名未注册商标。具体到我国司法实务，根据《商标法》第十四条第一款规定：“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”第三款规定：“在商标民事、行政案件审理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。”同时，最高人民法院制定的《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下文简称驰名商标司法解释）第二条第一款规定：“在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：（一）以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼。”第八条规定：“对于在中国境内为社会公众广为知晓的商标，原告已提供其商标驰名的基本证据，或者被告不持异议的，人民法院对该商标驰名的事实予以认定。”由此，审判机关对于涉及驰名商标的案件应当严格遵循“个案认定、被动保护”的原则，唯有在个案之中，当事人主张涉案商标为驰名商标的，法院才可以依据《商标法》及相关司法解释的规定，结合案件的具体情况综合考量认定。

案涉“老干妈”注册商标，在豆豉、辣椒酱、炸辣椒油等商品上使用时间较长，在中国国内的相关消费群体中享有较高的知名度，属于在中国为相关公众广为知晓的商标。并且根据贵阳老干妈公司提供的证据显示，贵阳老干妈公司自1997年成立以来，公司自身及其“老干妈”系列商品曾屡获社会赞誉以及新闻媒体报道，而且在2011年至2015年间，涉案商标曾多次被商标局、商标评审委员会和法院在个案中认定为驰名商标。又依据上述《驰名商标司法解释》关于“对于在中国境内为社会公众广为知晓的商标，原告已提供其商标驰名的基本证据，或者被告不持异议的，人民法院对该商标驰名的事实予以认定”的规定，在老干妈注册商标权利人提供了该商标作为驰名商标的基本证据的，而被告又无法提供足够的证据加以否定的时候，一审及二审法院都认可案涉“老干妈”商标属于驰名注册商标，符合司法解释的有关规定，并无不当。

二、案涉“老干妈”注册商标作为驰名注册商标，按司法实务中的通行做法，可享受“跨类保护”。

现行《商标法》第13条第3款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”此即为驰名注册商标享有跨类保护的直接法律依据。在实务中，不少法院都以《类似商品与服务区分表》所规定的分类区分所处理个案中的引证商标与争议商标是否附着于相同或者类似商品、服务之上，如果按照该《区分表》所列的分类，引证商标与争议商标一旦属于不同商标、服务之上的商标，则会按照引证商标是否驰名作出不同的处理。对这种实务中常见的做法，笔者有不同意见。上述《区分表》是由国家工商行政管理局商标局所制定的，制定的目的在于为商标注册申请审查程序中为是否核准申请注册的商标提供依据，而法院在处理商标侵权之诉时，不应当以此为唯一判决依据，而应当紧紧围绕引证商标与争议商标、嫌疑标志是否有“造成不特定之相关公众混淆之虞”进行判断。本案中的“老干妈”商标所附着的商品与争议商标“牛头牌及图”所附着的老干妈口味牛肉棒商品尽管按照上述《区分表》的分类而言并不完全一致，但是都属于日常食品，加上口味近似、商品摆放等因素（大家知道，类似这种牛肉棒的食物与辣酱之类的佐餐品往往在超市中的摆放区域是一致的），不能排除不特定公众在购买“牛头牌及图”老干妈口味牛肉棒时与“老干妈”注册商标混淆的可能性，即使老干妈不属于驰名注册商标，这种可能性仍然不能排除，是否驰名只是影响保护的力度和相关公众发生混淆之虞的程度与可能性而已。

三、案涉“老干妈”注册驰名商标还可享受“反淡化保护”。

至于何谓反淡化保护，最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款的规定，可看作是对其定义的阐释：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。”从此定义我们可以看出，反淡化保护与反混淆保护有显著的区别：反淡化保护要求被保护的商标具有相当程度的知名度，具体到我国《商标法》框架下，即应达到“驰名”的高度，而反混淆保护虽然也会考虑商标自身的知名度，但知名度并非是适用反混淆保护的决定性因素与前提条件；反混淆保护的本质是防止公众混淆被诉商标与请求被保护的商标所附着的商品来源或者二者存在某种特定的关系，而反淡化保护考虑公众是否混淆这一因素，只要是“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的”，驰名注册商标都可以寻求反淡化保护。

本案中，被告贵州永红公司首先削弱了“老干妈”商标的显著性。

目前已有的司法解释并未明确解释何谓“减弱驰名商标的显著性”，结合过去的有关案例，笔者认为，其认定标准在于：若诉请保护的注册商标具有相当知名度足以在个案中被认定为驰名商标，而被诉侵权的商标或商业标志与该驰名商标相同或近似，足以导致不特定的相关公众见到被诉侵权的商标或商业标志所附着的商品时，会将该商品与驰名商标建立相当程度的联系，从而破坏驰名商标与其真正所覆盖的商品之间的联系，本案中，相关公众看到“老干妈口味牛肉棒”，加上“老干妈口味牛肉棒”与“老干妈”系列调味品都属于日常口味类似的食品、二者商品摆放区域类似、被告将“老干妈”字样与“辣味”、“香辣”等与“老干妈”注册商标经常一起出现的字样并列等因素，很有可能会将被告商品与 “老干妈”商标联系起来，进而破坏该商标与贵阳老干妈公司所生产的豆豉、辣椒酱（调味）、炸辣椒油商品之间的密切联系和对应关系，减弱该商标作为驰名商标的显著性。

其次，被告贵州永红公司也同样构成不正当利用驰名商标的市场声誉的行为。

被告作为食品生产厂商，明知其与原告的相关公众存在一定的重合，并且原告所拥有的“老干妈”注册商标具有相当的知名度，虽然虽是将“老干妈”作为涉案商品的口味名称使用，但涉案商标被标注于涉案商品包装正面，属于对涉案商标的复制，能够起到识别商品来源的作用，属于商标法意义上的商标使用行为。就已经产生混淆并购买被告商品的相关公众而言，并非是因为该商品是由被告生产，而是误认为该商品是“老干妈”牌的产品，是基于对“老干妈”商标的认同与喜爱而购买，其根源在于被告 “不正当利用驰名商标的市场声誉”。值得一提的是，针对被告不正当利用原告驰名商标市场声誉的行为，原告还可以基于《反不正当竞争法》提起诉讼。

[1] 案件详情请参阅北京市高级人民法院（2017）京民终76号民事判决书。