引言

虽然和中国分属不同的法域，但鉴于知识产权法是高度国际化的部门法，且中国知识产权制度的建立和发展充分借鉴了美国、欧洲等国家或地区的经验。在专利许可等技术贸易愈发频繁的国际背景下，考察美国、欧洲等国家或地区关于专利无效后专利许可合同效力判定的域外经验，具有充分的现实意义。本文以日本、美国和欧洲为例，分别考察该三个国家或地区在专利无效后专利许可合同效力判定问题上的立法和/或司法态度。

一、日本：专利无效后专利许可合同无效

日本《特许法》第一百二十五条就专利无效对专利效力的追溯力作出了明确规定，“特许已确定为无效判决时，特许权被视为最初即不存在。但特许符合第一百二十三条第一项第五号〔特许申请后属无效理由〕之场合下，确定为无效判决时，则视为其特许权自与第五号内容相符的时间起已不存在。”

但日本《特许法》未就专利无效对专利许可合同的追溯力作出明确规定。关于专利无效后已付专利许可使用费的返还问题，裁判所认为应遵从当事人之约定处理；若无约定，则应以不当得利而返还。丰崎光卫对此持不同看法，其根据日本《民法典》第二百零五条关于善意占有人孳息取得权之规定予以类推，认为特许无效审判确定前所取得的专利许可使用费虽属不当得利，但无须返还[1]。

二、美国：专利无效后专利许可合同有效

关于专利无效对专利合同有无追溯力，《美国专利法》并无明文规定，其对专利无效对专利合同有无追溯力的法律评价主要体现在相关判例中，本文以Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc.一案予以阐释。

基本事实

1975年末，Ted Geffner (Geffner) 发明“线性旋转轴承”。该“线性旋转轴承”发明能够进行旋转并且沿着轴承的轴做线性运动。

1975年11月12日，Geffner就前述“线性旋转轴承”发明申请专利；后，该发明被授予第4,025,128号专利（以下简称“’128号专利”）。

1977年8月3日，许可人Geffner与被许可人Linear Rotary Bearings, Inc. (LRB) 签署专利许可合同，双方约定：(a)许可方式：排他许可（包括排他的分许可及侵权维权）；(b)许可期间：专利权有效期；(c)费用支付：LRB根据约定的时间表向Geffner支付专利许可使用费；(d)不保证：Geffner不保证专利的有效性。

1977年，LRB依约向Geffner支付第一笔专利许可使用费。

1981年，Geffner就“线性旋转轴承”发明向西德专利局申请’128号专利。

1983年2月22日，西德专利局基于Manby专利驳回专利申请。

1989年，LRB停止向Geffner支付专利许可使用费；截至1989年7月31日，LRB未予支付的专利许可使用费计162,790美元

1989年10月，由于LRB拒绝支付专利许可使用费，Geffner终止专利许可合同并向LRB发出协议终止通知。

1989年末，LRB向Geffner发出通知，告知因’128号专利已无效并不可实施，LRB将停止向Geffner支付专利许可使用费。

1990年1月，Garnett S. Teass就任LRB董事长。

一审判决

1991年5月24日，Geffner对LRB及Garnett S. Teass提起诉讼，要求支付未予支付的专利许可使用费及LRB代为收取的专利侵权赔偿金。LRB及Garnett S. Teass对Geffner提起反诉，声称Geffner没有披露与Manby专利有关的重要信息，欺诈、诱导LRB签署专利许可合同，请求：(a) 宣告’128号专利无效并不可执行；(b) 专利许可合同无效并不可履行；(c) 解除专利许可合同；(d) Geffner返还LRB已予支付的专利许可使用费、因代表Geffner提起指控缴纳的相关费用及维护专利产生的费用合计527,531美元。

1995年9月28日至1995年10月10日，一审法院美国纽约东区联邦地区法院(United States District Court for the Eastern District of New York, E.D.N.Y.) 进行了为期12天的审理，并于1996年9月1日作出一审判决[2]：(a) 宣告’128号专利的权利要求1,3,5,9-14无效；(b) 解除专利许可合同；(c) Geffner向LRB返还专利许可使用费等相关费用合计527,531美元。

二审判决

Geffner就一审法院E.D.N.Y. 作出的(b) 解除专利许可合同；(c) Geffner向LRB返还专利许可使用费等相关费用合计527,531美元的两项判决对LRB及Garnett S. Teass向美国联邦巡回上诉法院(United States Court of Appeals for the Federal Curcuit, C.A.F.C.）提起上诉（Geffner未就(a) 宣告’128号专利的权利要求1,3,5,9-14无效的判决提起上诉）。

C.A.F.C.审理后，认为：

在专利许可使用费的返还问题上，如果LRB被允许收回专利许可使用费等相关费用，无异于让LRB实施专利而无需给予Geffner任何补偿，LRB在17年的专利权有效期内充分使用’128号专利，获得了利润却不与Geffner作任何分享，这是不被允许的不公允行为。一般的规则是，如果不能举证证明被许可人受到欺诈，则先前已经支付的专利许可使用费不予返还，即使涉案专利已被宣告无效。LRB没有通过明确和令人信服的证据证明Geffner欺诈性地诱导LRB签署专利许可合同，现有证据不能支持一审法院的判决。

C.A.F.C.并于1997年9月17日作出二审判决[3]：撤销一审法院E.D.N.Y. 作出的(b) 解除专利许可合同；(c) Geffner向LRB返还专利许可使用费等相关费用合计527,531美元的两项判决。

Geffner、LRB及Garnett S. Teass均未就C.A.F.C.作出的二审判决向美国联邦最高法院(Supreme Court of the United States)提起上诉。

三、欧洲：专利无效后专利许可合同有效

《欧洲专利公约》(The European Patent Convention, EPC) 第六十八条就专利无效对专利效力的追溯力作出了明确规定，“撤销欧洲专利的效力欧洲专利申请及根据该申请而授予的欧洲专利在其于异议程序被撤回的限度内，视为自始即不具有第六十四条和第六十七条所规定的效力。” 但未就专利无效对专利许可合同的追溯力作出明确规定。

《欧洲共同体专利公约》(The European Community Patent Convention, CPC) 第三十五条第二款规定：“专利无效的追溯效力将不溯及：(a)在无效宣告以前，已经做出的发生法律效力的任何专利侵权终审判决；(b)在无效宣告以前，已经订立的任何专利许可合同。”CPC由欧洲共同体成员国于1975年12月15日签署于卢森堡。CPC虽然最终未生效，但第三十五条第二款之规定至少反映了西欧各国均以明确限定专利无效对专利许可合同的追溯力为基本倾向。

结论

因考虑到专利无效对专利许可合同的追溯力不利于权利义务关系的稳定，追溯的社会成本较高，美国、欧洲等知识产权制度和政策较为先进的国家或地区对专利无效对专利许可合同的追溯力进行了限制，认为专利无效对专利许可合同不溯及既往，肯定了专利无效后专利许可合同的效力。《专利法》和《合同法》关于专利无效后专利许可合同效力的规制已与国际发展趋势不符。

建议

因《专利法》仅适于就专利无效对专利许可合同有无追溯力予以回应，专利许可合同的最终效力形态属于《合同法》的范畴，应由《合同法》予以调整。建议最高人民法院基于相关裁判案例对《专利案件司法解释》或《专利侵权司法解释》进行修订，并对“宣告无效的专利权”、“宣告专利权无效的决定”、“宣告专利权无效前”、“已执行”及关于专利侵权纠纷处理决定的“已经履行”几个重要概念予以明确界定；对《专利案件司法解释》或《技术合同司法解释》进行修订，并对“宣告无效的专利权”、“宣告专利权无效的决定”、“宣告专利权无效前”及关于专利合同的“已经履行”几个重要概念予以明确界定，并对专利无效对专利许可合同有无追溯力的情形下专利许可合同的效力形态予以明确界定。

【注释】：

[1]［日］丰崎光卫：《工业所有权法》，有斐阁1980年版，第285-286页

[2] See Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc., 936 F.Supp. 1150 (E.D.N.Y. 1996)

[3] See Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc., 124 F.3d 229, 1997 WL 577506 (C.A.Fed.(N.Y.))