引言

专利许可是专利法律实务中的核心问题。以专利许可为中心，亦存在一系列交叉法律问题，如专利许可与专利无效的关系，专利许可与专利质押的关系，专利许可与专利出资的关系，专利许可与反垄断的关系等。在基于专利许可等运营交易及基于PE、M&A和IPO等投融资交易的专利尽职调查中，专利质押担保中的质权人、专利许可交易中的被许可人、民事执行案件中的申请执行人等相关主体是否存有专利权益冲突或潜在的专利权益冲突系在第二轮或第三轮专利尽职调查中需重点核查的事项之一，并需就此厘定专利权益边界、甄别专利法律风险并提出相应的解决方案。

以专利质押和专利许可为例，专利质押后未经质权人同意，专利权人能否对外许可；专利权人对外许可所签署的许可合同是否有效；质权人能否请求撤销许可合同；国家知识产权局是否会对许可合同予以备案等均系专利尽职调查关切的细节问题。本文对前述问题予以分析，并提出相应的实务操作建议。

需特别说明的是，本文暂不考虑专利共有的情形，假定专利权的权利主体系单一权利人。

一、专利权人能否就已质押专利对外许可

专利权人把专利质押予质权人、签署专利权质押合同（以下简称“质押合同”）并完成质押登记后，未经质权人同意，关于专利权人能否把专利许可予被许可人，笔者结合相关规定阐述如下：

（一）法律依据

1、《物权法》第二百二十七条第二款规定，“知识产权中的财产权出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让或者许可他人使用出质的知识产权中的财产权所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。”

2、《担保法》第七十九条规定，“以依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向其管理部门办理出质登记。质押合同自登记之日起生效。”

《担保法》第八十条规定，“本法第七十九条规定的权利出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的可以转让或者许可他人使用。出质人所得的转让费、许可费应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存。”

（二）法律分析

1、禁止性规定系管理性强制性规定：前述禁止性规定系管理性强制性规定，专利权人把专利质押予质权人、签署质押合同并完成质押登记后，未经质权人同意，专利权人不能把专利许可予被许可人。

2、管理性强制性规定存在的法理基础：以专利权人、质权人和被许可人为例，在先质押后许可的情形下，若许可未经质权人同意，则质权人、被许可人和专利权人之间可能因特定的法律事项而产生争议并拟通过司法等途径予以救济，这势必会导致社会成本的增加，并不利于良性经济秩序的构建；在这个意义上，《物权法》和《担保法》方会安排前述管理性强制性规定，并从应然的角度要求各方主体均遵守前述管理性强制性规定，以达到理想的法律状态，这是前述管理性强制性规定存在的法理基础。当然，相关主体违反前述管理性强制性规定的，法律将对此如何评价系另一个层面上的问题。

（三）实务要点

因前述禁止性规定系管理性强制性规定，违反该规定的，许可合同并非必然无效（详情请参阅本文第三部分〔以已质押专利为标的的许可合同是否有效〕）。在专利许可实务中，笔者建议，专利权人应于许可前获得质权人的同意，以响应设定管理性强制性规定的法理价值；若事先未获知专利已被质押的，被许可人可基于许可合同实施专利，并建议后续通过法律谈判获得质权人的同意，并完成许可备案，以扩展其权益边界。

二、质权人能否就已质押专利对外许可

专利权人把专利质押予质权人、签署质押合同并完成质押登记后，未经专利权人同意质权人把专利许可予被许可人的，关于质权人能否把专利许可予被许可人，笔者结合相关规定阐述如下：

（一）法律依据

1、《物权法》第二百一十四条规定，“质权人在质权存续期间，未经出质人同意，擅自使用、处分质押财产，给出质人造成损害的，应当承担赔偿责任。”

2、《专利法》第十二条规定，“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”

3、《专利实施许可合同备案办法》第三条第一款规定，“专利实施许可的许可人应当是合法的专利权人或者其他权利人。”

（二）法律分析

质权设定后，质权人仅享有在专利权人不履行到期债务或发生约定的实现质权的情形时，依法就专利权优先受偿的权利，并不享有处分等其它专利权益，不得擅自予以对外许可，不能成为许可合同的许可人。

（三）实务要点

被许可人仅能与专利权人而非质权人等其他主体就专利许可事宜予以商洽，签署许可合同并办理许可备案手续。

三、以已质押专利为标的的许可合同是否有效

专利权人把专利质押予质权人、签署质押合同并完成质押登记后，未经质权人同意把专利许可予被许可人的，关于许可合同的效力，笔者结合相关规定阐述如下：

（一）法律依据

1、《物权法》第一百七十八条规定，“担保法与本法的规定不一致的，适用本法。”

《物权法》第二百二十七条第二款规定，“知识产权中的财产权出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让或者许可他人使用出质的知识产权中的财产权所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。”

2、《合同法》第五十二条规定，“有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”

3、《合同法司法解释（二）》第十四条规定，“合同法第五十二条第（五）项规定的“强制性规定”，是指效力性强制性规定。”

4、《担保法》第八十条规定，“本法第七十九条规定的权利出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的可以转让或者许可他人使用。出质人所得的转让费、许可费应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存。”

5、《担保法司法解释》第一百零五条规定，“以依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权出质的，出质人未经质权人同意而转让或者许可他人使用已出质权利的，应当认定为无效。因此给质权人或者第三人造成损失的，由出质人承担民事责任。”

（二）法律分析

1、关于无效：专利权人将专利质押予质权人且未经质权人同意对外许可的，因《物权法》第二百二十七条第二款之规定系管理性强制性规定非效力性强制性规定，结合《合同法》鼓励交易的立法宗旨及审慎确认合同无效的司法政策，管辖法院并不会因此认定先质押后许可的许可合同无效。

2、关于效力待定：专利权人先质押后许可的许可行为并非合同法意义上的无权处分行为，先质押后许可的许可合同非处于效力待定的效力形态。

3、关于可变更可撤销：在暂不考虑其它可能因素的前提下，专利权人先质押后许可的许可行为亦不会导致先质押后许可的许可合同处于可撤销可变更的效力形态。

基于前述分析，专利权人把专利质押予质权人、签署质押合同并完成质押登记后，未经质权人同意把专利许可予被许可人的，许可合同有效。

（三）实务要点

专利权人把专利质押予质权人、签署质押合同并完成质押登记后，未经质权人同意把专利许可予被许可人的，许可合同有效，被许可人可基于许可合同实施专利。

四、以已质押专利为标的的许可合同可否被撤销

专利权人把专利质押予质权人、签署质押合同并完成质押登记后，未经质权人同意把专利许可予被许可人的，关于质权人能否请求撤销许可合同，笔者结合相关规定阐述如下：

（一）法律依据

1、《合同法》第七十四条第一款规定，“因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。”

《合同法》第三百四十二条第一款规定，“技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。”

2、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称“《技术合同司法解释》”）第二十二条第一款规定，“合同法第三百四十二条规定的‘技术转让合同’，是指合法拥有技术的权利人，包括其他有权对外转让技术的人，将现有特定的专利、专利申请、技术秘密的相关权利让与他人，或者许可他人实施、使用所订立的合同。但就尚待研究开发的技术成果或者不涉及专利、专利申请或者技术秘密的知识、技术、经验和信息所订立的合同除外。”

（二）法律分析

1、关于合同撤销权：鉴于质权人非许可合同的合同主体，其不能基于合同撤销权请求撤销许可合同；

2、关于债权人撤销权：鉴于质权人系专利权人之债权人，其可能基于债权人撤销权请求撤销许可合同；债权人能否请求撤销许可合同，关键在于许可使用费的确定是否公允：

（1）无偿许可：若专利权人与被许可人系以无偿方式安排许可使用费，则因质权人有权收取许可使用费。在无偿许可的情形下，因许可使用费的消极减少导致专利权人责任财产的减少，损害了质权人的利益，债权人可请求撤销许可合同。

（2）低价许可：基于前述分析，若专利权人与被许可人系以明显不合理的低价安排许可使用费，质权人亦可请求撤销许可合同；但在该种情形下，质权人对“明显不合理的低价”负有举证责任，若其不能举证证明许可使用费系“明显不合理的低价”，则其诉讼请求面临被判决驳回的法律风险，尤其在专利权人和/或被许可人已就许可使用费的确定提交《资产评估报告》的情形下。

基于前述分析，质权人能否基于债权人撤销权撤销在后许可合同取决于许可使用费的确定是否公允。

（三）实务要点

1、关于关联交易：若专利权人和被许可人系关联方，且双方对许可使用费的安排为无偿，则法律风险较高；若系安排一确定的许可使用费，则需谨慎确认许可使用费的安排是否妥当。

2、关于资产评估：建议许可使用费的安排以资产评估为基础，尤其在涉及特许经营、长期许可或重要的许可交易中，应特别注意资产评估的法律意义。

3、关于救济选择：关于质权人的权利救济，一个方面，质权人可基于债权对专利权人主张权利，以实现其基于许可使用费的债权；另一个发面，质权人可基于债权人撤销权对专利权人和被许可人主张权利，以撤销许可合同。

在许可使用费已支付完毕且专利权人未向质权人支付许可使用费的情形下，质权人可选择基于债权对专利权人主张权利。在许可使用费未支付完毕的情形下，若质权人与专利权人未能就许可使用费的收取达成一致，质权人可选择基于债权人撤销权撤销许可合同；在诉讼中，三方尚存有和解或调解之可能，如三方达成调解协议，质权人同意专利权人对被许可人的许可，专利权人同意被许可人把许可使用费直接支付予质权人以（提前）清偿债务。赋予质权人对救济方式的选择权，以利于其质权的保护和债权的实现，符合《物权法》和《担保法》的立法目的，亦便于平衡各方利益和保护交易安全。

五、以已质押专利为标的的许可合同可否完成备案

专利权人把专利质押予质权人、签署质押合同并完成质押登记后，未经质权人同意把专利许可予被许可人的，关于国家知识产权局会否对许可予以备案，笔者结合相关规定阐述如下：

（一）法律依据

1、《专利实施许可合同备案办法》第十二条第二款规定，“备案申请有下列情形之一的，不予备案，并向当事人发送《专利实施许可合同不予备案通知书》：（一）专利权已经终止或者被宣告无效的；（二）许可人不是专利登记簿记载的专利权人或者有权授予许可的其他权利人的；（三）专利实施许可合同不符合本办法第九条规定的；（四）实施许可的期限超过专利权有效期的；（五）共有专利权人违反法律规定或者约定订立专利实施许可合同的；（六）专利权处于年费缴纳滞纳期的；（七）因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施，专利权的有关程序被中止的；（八）同一专利实施许可合同重复申请备案的；（九）专利权被质押的，但经质权人同意的除外；（十）与已经备案的专利实施许可合同冲突的；（十一）其他不应当予以备案的情形。”

2、《专利权质押登记办法》第十六条第一款规定，“专利权质押期间，出质人未提交质权人同意转让或者许可实施该专利权的证明材料的，国家知识产权局不予办理专利权转让登记手续或者专利实施合同备案手续。”

（二）法律分析

专利权人把专利质押予质权人、签署质押合同并完成质押登记后，未经质权人同意把专利许可予被许可人的，国家知识产权局对许可不予备案，即：国家知识产权局对许可予以备案以质权人同意为要件。

（三）实务要点

1、备案缘由：

当事人之间签订了许可合同之后，该合同按照当事人的约定生效。但是在实际的经济活动中，经备案的专利实施许可合同可以产生以下作用：

（1）专利实施信息公开：因专利登记簿会对许可备案的相关事项予以登记，专利公报会对许可备案的相关事项予以公告，登记和公告具有公式意义，便于社会公众对专利予以跟踪、分析和研究，同时亦有利于专利的推广运用。

（2）诉前禁令证据效力：基于《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第四条第（二）项的规定，独占许可或排他许可的被许可人在进行侵权救济时若需要申请诉前禁令的，需向法院优先提交《专利实施许可合同备案证明》等权属证据。

（3）侵权赔偿参照标准：基于《专利法》第六十五条的规定，权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，可参照许可使用费的倍数合理确定侵权赔偿数额。若存有在先的许可使用事实，法院可以许可使用费作为参照，确定侵权赔偿数额。因已记载许可使用费的具体数额，《专利实施许可合同备案证明》可作为证明许可使用费的有力证据。

（4）参评高新技术企业：基于《高新技术企业认定管理办法》第十条的规定，拥有5年以上的专利独占许可权，视为拥有自主知识产权，被许可人可以《专利实施许可合同备案证明》作为该自主知识产权的凭证，并将其作为参评高新技术企业的条件之一。

（5）对抗善意第三人：国家知识产权局对许可合同予以备案的，经备案的许可合同可对抗善意第三人。

（6）向外付汇凭证效力：2013年9月1日前，基于《国家外汇管理局关于加强对引进无形资产售付汇管理有关问题的通知》第一条的规定，被许可人以许可的方式进口专利技术的，向境外许可人支付许可使用费时，需提交《专利实施许可合同备案证明》以供外汇指定银行予以审核；自2013年9月1日起实施的《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》废止了《国家外汇管理局关于加强对引进无形资产售付汇管理有关问题的通知》，不再把《专利实施许可合同备案证明》列入外汇指定银行审核材料目录。

2、备案办法：

（1）申请主体：专利权人；

（2）备案机构：国家知识产权局；

（3）申请期间：许可合同生效之日起三(3)个月内；

（4）备案期间：自收到备案申请之日起七(7)个工作日内；

（5）材料目录：

A.许可人或者其委托的专利代理机构签字或者盖章的许可合同备案申请表；

B.许可合同；

C.双方当事人的身份证明；

D.委托专利代理机构的，注明委托权限的委托书；

E.其他需要提供的材料。

3、登记和公告：

（1）登记：国家知识产权局在专利登记簿上对许可合同备案的有关内容予以登记；

（2）公告：国家知识产权局在专利公报上公告以下内容：许可人、被许可人、主分类号、专利号、申请日、授权公告日、实施许可的种类和期限、备案日期等。

4、特别事项：

先质押后许可质押已完成登记但许可未完成备案的，建议被许可人与专利权人及质权人展开许可谈判，由三方商定：质权人同意专利权人对被许可人的许可，专利权人同意被许可人被许可使用费直接支付予质权人以（提前）清偿债务；在该种情形下，被许可人获得了经质权人同意的许可，可基于许可实现商业利益，并完成许可备案以获得对抗效力；专利权人清偿了债务；质权人的债权获得了实现；于三方均系有利的法律安排，在这个意义上，许可对于专利权人来说具有了资金融通的功能。

结语

基于上述分析，专利质押后，未经质权人同意，专利权人不得对外许可，且质权人亦不能对外许可；但专利权人对外许可的，许可合同并非必然无效；在专利权人无偿许可或低价许可的情形下，质权人可请求撤销许可合同，并可选择向专利权人主张基于许可使用费的债权；未经质权人同意的，国家知识产权局对许可不予备案。